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Uso del marchio

Il non uso, o uso non continuativo di un segno distintivo validamente registrato può essere causa di sua decadenza, in assenza di legittimi motivi.

Uso del marchio - Il non uso, o uso non continuativo di un segno distintivo validamente registrato può essere causa di sua decadenza, in assenza di legittimi motivi.

L'articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale ( Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), sotto la rubrica "Uso del marchio", prevede un vero e proprio obbligo, per il titolare di un segno distintivo validamente registrato quello del suo uso effettivo, a pena di decadenza, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, nel periodo temporale di cinque anni dalla data di registrazione. Tale uso non dovrà essere sospeso, per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. L'articolo 24 n. 2 prevede altresì che l'uso del Marchio possa avvenire anche in forma modificata, purchè la modifica non ne alteri il carattere distintivo. Inoltre, la decadenza non potrà essere fatta valere se, tra la scadenza del quinquennio di non uso, e la proposizione della relativa domanda o eccezione, sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del Marchio. 

Accade spesso che piccole e medie imprese mi pongano quesiti su quello che è un tema piuttosto delicato: è possibile evitare che un privato, imprenditore individuale o azienda che sia, si appropri, mediante la registrazione, di segni distintivi, sottraendoli alla alla collettività imprenditoriale, ma senza utilizzarli realmente? 

L’arma di difesa è prevista proprio dal testo dell’articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale, che vuole evitare che marchi “vivi” dal punto di vista giuridico, ma “morti” nel relativo mercato di beni o servizi, possano impedire l’accesso a nuovi competitori in virtù di un titolo giuridico che – sia pur formalmente valido – non ha (più) un effettivo riscontro presso i consumatori 

Senza entrare in dettagli tecnici o distinguo che annoierebbero, mi limito a dire in generale che, quando il titolare di un marchio registrato da almeno cinque anni voglia opporsi alla registrazione di altro marchio (che ritiene) confondibile con il proprio, potrà essergli richiesto di fornire prove dell’uso del suo segno, implicando la mancanza di tali prove la citata decadenzaì 

In soldoni: in un caso di contenzioso se un’azienda usa il suo marchio può “uccidere”, come usa nel gergo del mestiere, un marchio altrui la cui futura registrazione sia conflittuale con il suo diritto di privativa; se non usa il suo marchio, sarà questo ad essere “ucciso” ex officio e quello a cui l’azienda voleva opporsi si posizionerà nel mercato al suo posto. 

Accade così abbastanza spesso che, al momento di effettuare controversie in Italia o all’estero, l’agente o l’avvocato di turno richieda all’impresa titolare del marchio “le prove d’uso” da depositare in tribunale, o presso gli uffici internazionali preposti per contrastare una domanda di terzi volta a registrare un nuovo marchio di terzi. In un buon numero di questi casi, stante la impossibilità, o la difficoltà di fornire tali prove nelle sedi competenti, la fase contenziosa viene transatta (concedendo quindi l’accesso al mercato del nuovo marchio, ma disinnescando la decadenza) e l’agente consiglia comunque di depositare un nuovo marchio, identico al primo. E la cosa, purtroppo spesso, si può ripresentare dopo cinque anni dalla registrazione del secondo marchio identico, e così via… 

In questi casi il deposito di un marchio identico al precedente non sana nulla, serve solo a posporre il tema dell’uso di un altro lustro. 

La decadenza può essere sanata? I suoi effetti concreti si producono solo a seguito di una pronuncia giudiziale, quindi, in assenza di un contenzioso civile o amministrativo, il marchio (teoricamente) decaduto, può essere portato a nuova vita, o meglio, riportato in vita. 

E, in tema di marchi riportati a nuova vita, una veloce analisi di quello che la giurisprudenza più recente ha deciso in termini di “riattivazione” e “uso commerciale”, ci fa dire che non è sufficiente un uso sporadico o meramente simbolico di un marchio. Per uso effettivo del marchio si intendono non solo, come è ovvio, l’offerta di servizi o prodotti recanti il marchio e l’importazione o esportazione di questi ultimi, ma anche lo svolgimento di una campagna promozionale avente ad oggetto il segno. 

La decadenza per non uso non si verifica, invece, quando vi sia un motivo legittimo di non uso. Si considerano tutte quelle circostanze che prescindano dalla volontà del titolare del marchio e che gli impediscano di usarlo, come ad esempio l’esistenza di un divieto – o l’assenza di un’autorizzazione – alla produzione o alla commercializzazione del bene (fattore che incide ad esempio nei mercati ad alta tecnologia, come nel caso delle aziende. 

.Ma finora abbiamo parlato di marchi che le aziende non usano, o usano, per così dire, con il contagocce. 

In altri casi si arriva al paradosso di aziende che in effetti un utilizzo del marchio lo effettuano anche, ma che al momento di fornire le citate “prove d’uso” hanno delle grandi difficoltà. Le ultime decisioni giurisprudenziali non aiutano, avendo punito alcuni - comprensibili – escamotage: ad esempio in diversi casi lo smercio di articoli gratuiti e meramente promozionali non è stato sufficiente a garantire un uso di un marchio, né la presenza di per sé sola del marchio su un sito internet ha costituito uso del marchio, essendo necessario provare anche una certa affluenza di pubblico nel sito e la presenza di ordini di vendite on-line. Ma un servizio “in-house” strutturato e attento può prevenire queste situazioni ed eliminare casi di decadenza che, quando un marchio è usato suonano come una beffa oltre al danno.

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