Il secondary meaning


Quando un marchio debole si trasforma in un marchio forte
Il secondary meaning

In base al primo comma dell’articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), "non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio"
.

La norma fa riferimento al cosiddetto "marchio debole", ovvero un simbolo con ridotta capacità distintiva, e che viene tutelato esclusivamente in riferimento alle caratteristiche che lo distinguono dalla denominazione generica.

Il secondo comma dello stesso articolo citato, però, pone una deroga, frutto dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, di un istituto di origine anglosassone e denominato "secondary meaning". In base a tale comma "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo".

Semplificando, significa che un segno originariamente debole possa essere registrato dopo essere diventato un segno forte e distintivo grazie all’uso e alle azioni che sono state poste in atto per renderlo distintivo e riconoscibile al pubblico. Il secondary meaning, dunque, consente di registrare come marchi quei segni, inizialmente generici e privi di diritto di tutela, che si sono poi caratterizzati da una forte capacità distintiva.
Attraverso massicce campagne pubblicitarie e di comunicazione di un servizio o un prodotto contraddistinto da un marchio o simbolo debole, è possibile trasformare quest’ultimo in un carattere distintivo.

Provare la validità distintiva forte di un marchio originariamente debole non è cosa sempre semplice. Sono molte le sentenze di merito e di legittimità sull’argomento. Una recente sull’applicazione del secondary meaning è quella della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015 numero 1861, e che ha visto contrapposta una nota società produttrice di divani a un’altra azienda che aveva utilizzato un marchio molto simile. La Corte di Appello giudicava debole il marchio utilizzato all’azienda nota e, come tale, non tutelabile poiché generico. La Cassazione, invece, proprio in nome del secondary meaning ha annullato la sentenza della Corte territoriale affermando che quest’ultima "avrebbe dovuto verificare se il marchio (...) avesse accumulato in sé una forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità distintiva, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario".

Articolo del:

I professionisti più vicini a te in Consulenza in proprietà industriale