Confondibilità e preuso di marchi e brevetti
La confondibilità e il preuso dei marchi e brevetti in fatto e diritto
Alcuni importanti contenziosi in tema di diritto dei marchi e brevetti, hanno portato l’attenzione su un panorama ricco di spunti di riflessione. La dottrina maggioritaria ha più volte evidenziato che per aversi contraffazione di marchio, rilevante ai sensi degli art. 473 e 474 c.p. non è necessaria una precisa riproduzione di tutti gli elementi del marchio stesso, essendo sufficiente che se ne attuino quelli essenziali e caratteristici; tuttavia, ha altresì rilevato che non commette illecito penale ai sensi degli art. 473-474 c.p. chi, anche dopo il rilascio di un brevetto per marchio ad altri, legittimamente continui ad usare il marchio in questione, avendone acquisito il relativo diritto in base al preuso visibile e continuato, protrattosi per vari anni nello stesso ambito territoriale.
Il diritto di preuso del marchio attribuisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva nell’ambito dell’uso generale o locale e nell’ambito dello stesso genere di prodotti ovvero, quindi, di inibirne l’uso altrui anche nei confronti di chi, successivamente, abbia ottenuto la registrazione; il marchio preusato è, pertanto, tutelato anche nei riguardi del marchio brevettato, ma solo se sia idoneo a togliere a quest’ultimo il requisito della novità e si riferisca a prodotti uguali o affini e non eterogenei.
In ambito civilistico il preuso viene disciplinato dall’art. 2571 c.c.: chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso, ossia esso viene tutelato nei limiti in cui il marchio viene utilizzato anteriormente alla brevettazione di un altro marchio, al preutente viene riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare il segno nell’ambito territoriale in cui ne è stato fatto un uso effettivo.
Per quanto riguarda i marchi non registrati il fatto costitutivo del diritto si può individuare nell’uso stesso del segno. Unitamente alla notorietà che ha acquistato quest’ultimo. L’articolo 17.1b legge marchi prevede che i segni già noti, come marchi o segni distintivi di prodotti o servizi identici o affini, quando sia localmente limitato è ammesso, avremo in tal modo coesistenza tra due o più marchi, di cui uno registrato e uno preusato. Qualora il marchio preusato sia utilizzato usualmente in ambito commerciale non localizzato, avrà efficacia invalidante avverso l’eventuale registrazione (anche se portata a termine) di un marchio successivo.
A norma dell’art. 9 R.D. n. 929 del 1942, in caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di un marchio simile o uguale da parte di un altro soggetto; tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante, alla luce di una lettura sistematica dell’art. 9 citato nell’ambito delle altre disposizioni della legge medesima in tema di preuso (in particolare, gli artt. 17 e 48), e tenuto conto del favor legis per il registrante desumibile sia dalla più estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata dall’ordinamento al marchio registrato sia dagli orientamenti emergenti dalla novella del D.Lgs. n. 480 del 1992, e successive modifiche, attuativa della disciplina comunitaria 87/104/CEE, è da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di fatto, spetti altresì al preutente il diritto all’utilizzazione esclusiva di detto marchio nell’ambito dell’uso di fatto, e quindi il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime di "duopolio" atto a consentire nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. Se poi, la domanda di registrazione del marchio del ricorrente è anteriore alla domanda di registrazione del resistente e tuttavia risulta provato il preuso effettivo del marchio da parte del resistente, con una diffusione territoriale delle vendite e con un’attività che consentono di escludere la notorietà puramente locale del marchio preusato, la domanda cautelare proposta dal ricorrente sarà a tutti gli effetti rigettata.
Importante è l’elemento della estensione territoriale, ossia i marchi registrati vanno indagati nel loro uso territoriale ai fini di individuare l’ambito di protezione concessa. Se l’ambito coincide con il territorio italiano, la protezione accordata sarà relativa all’intero territorio nazionale, in ipotesi di più ristretto utilizzo, l’ambito di protezione sarà più limitata conseguentemente ad esso. Per quanto riguarda l’ipotesi del preuso all’estero esso non è idoneo a conferire al marchio non registrato appartenente a cittadino di paese aderente alla Convenzione di Parigi (L. 28 aprile 1976 n. 424) il requisito della notorietà sul territorio nazionale previsto dall’art 6bis della Convenzione, diversa invece la situazione per quanto riguarda i domain names. Se il preuso di un determinato marchio di fatto è cessata da tempo, il segno che ne forma oggetto rientra nella disponibilità di qualsiasi terzo che intenda brevettarlo ed acquistare su di esso un diritto di esclusiva. Ricordiamo, infine, che il D.Lgs. n. 95, del 2 febbraio 2001, integrato dal D.Lgs. n. 164 del 12 aprile 2001, ha recepito la Direttiva 71/98/CE del 13 ottobre 1998 introducendo delle modifiche alla disciplina di cui alla L. 633/41; alle finalità del presente paragrafo citiamo l’articolo 25bis del D.Lgs. 95/01: «Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell’art. 22 [modificativo dell’art. 2 della L.d.a.] non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in Pubblico Dominio». Va ricordato che il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ha ridotto il periodo decennale su indicato, ad un quinquennio.
Il diritto di preuso del marchio attribuisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva nell’ambito dell’uso generale o locale e nell’ambito dello stesso genere di prodotti ovvero, quindi, di inibirne l’uso altrui anche nei confronti di chi, successivamente, abbia ottenuto la registrazione; il marchio preusato è, pertanto, tutelato anche nei riguardi del marchio brevettato, ma solo se sia idoneo a togliere a quest’ultimo il requisito della novità e si riferisca a prodotti uguali o affini e non eterogenei.
In ambito civilistico il preuso viene disciplinato dall’art. 2571 c.c.: chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso, ossia esso viene tutelato nei limiti in cui il marchio viene utilizzato anteriormente alla brevettazione di un altro marchio, al preutente viene riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare il segno nell’ambito territoriale in cui ne è stato fatto un uso effettivo.
Per quanto riguarda i marchi non registrati il fatto costitutivo del diritto si può individuare nell’uso stesso del segno. Unitamente alla notorietà che ha acquistato quest’ultimo. L’articolo 17.1b legge marchi prevede che i segni già noti, come marchi o segni distintivi di prodotti o servizi identici o affini, quando sia localmente limitato è ammesso, avremo in tal modo coesistenza tra due o più marchi, di cui uno registrato e uno preusato. Qualora il marchio preusato sia utilizzato usualmente in ambito commerciale non localizzato, avrà efficacia invalidante avverso l’eventuale registrazione (anche se portata a termine) di un marchio successivo.
A norma dell’art. 9 R.D. n. 929 del 1942, in caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del marchio non registrato ha diritto di continuare l’uso di esso, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di un marchio simile o uguale da parte di un altro soggetto; tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante, alla luce di una lettura sistematica dell’art. 9 citato nell’ambito delle altre disposizioni della legge medesima in tema di preuso (in particolare, gli artt. 17 e 48), e tenuto conto del favor legis per il registrante desumibile sia dalla più estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata dall’ordinamento al marchio registrato sia dagli orientamenti emergenti dalla novella del D.Lgs. n. 480 del 1992, e successive modifiche, attuativa della disciplina comunitaria 87/104/CEE, è da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell’uso del marchio di fatto, spetti altresì al preutente il diritto all’utilizzazione esclusiva di detto marchio nell’ambito dell’uso di fatto, e quindi il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime di "duopolio" atto a consentire nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. Se poi, la domanda di registrazione del marchio del ricorrente è anteriore alla domanda di registrazione del resistente e tuttavia risulta provato il preuso effettivo del marchio da parte del resistente, con una diffusione territoriale delle vendite e con un’attività che consentono di escludere la notorietà puramente locale del marchio preusato, la domanda cautelare proposta dal ricorrente sarà a tutti gli effetti rigettata.
Importante è l’elemento della estensione territoriale, ossia i marchi registrati vanno indagati nel loro uso territoriale ai fini di individuare l’ambito di protezione concessa. Se l’ambito coincide con il territorio italiano, la protezione accordata sarà relativa all’intero territorio nazionale, in ipotesi di più ristretto utilizzo, l’ambito di protezione sarà più limitata conseguentemente ad esso. Per quanto riguarda l’ipotesi del preuso all’estero esso non è idoneo a conferire al marchio non registrato appartenente a cittadino di paese aderente alla Convenzione di Parigi (L. 28 aprile 1976 n. 424) il requisito della notorietà sul territorio nazionale previsto dall’art 6bis della Convenzione, diversa invece la situazione per quanto riguarda i domain names. Se il preuso di un determinato marchio di fatto è cessata da tempo, il segno che ne forma oggetto rientra nella disponibilità di qualsiasi terzo che intenda brevettarlo ed acquistare su di esso un diritto di esclusiva. Ricordiamo, infine, che il D.Lgs. n. 95, del 2 febbraio 2001, integrato dal D.Lgs. n. 164 del 12 aprile 2001, ha recepito la Direttiva 71/98/CE del 13 ottobre 1998 introducendo delle modifiche alla disciplina di cui alla L. 633/41; alle finalità del presente paragrafo citiamo l’articolo 25bis del D.Lgs. 95/01: «Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell’art. 22 [modificativo dell’art. 2 della L.d.a.] non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in Pubblico Dominio». Va ricordato che il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ha ridotto il periodo decennale su indicato, ad un quinquennio.
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