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Marchio internazionale registrato: attenzione al rinnovo!


Registrare un marchio non basta, bisogna anche conoscere le condizioni di rinnovo e utilizzarlo. Altrimenti cosa succede? Si rischia la cancellazione!
Marchio internazionale registrato: attenzione al rinnovo!

Ho ottenuto la registrazione del mio marchio a livello internazionale. E adesso cosa succede?

Il marchio registrato deve formare oggetto di un uso effettivo nelle Classi – cioè per i prodotti e per i servizi per i quali è stato registrato - entro 5 anni dalla sua registrazione.

Di fatto, l’uso del marchio è necessario per evitare il rischio di azioni di cancellazione per non uso. Gli Uffici Marchi di Paesi esteri, come ad esempio Stati Uniti, Canada, Filippine, Argentina, richiedono periodicamente al soggetto intestatario del marchio (sia esso persona fisica o società) la cosiddetta Dichiarazione d’uso, normalmente già predisposta dall’ufficio competente sotto forma di modulo da compilare.

Quello che conta sono gli allegati! Il deposito della Dichiarazione d’uso deve essere corredato da tutto il materiale possibile che dimostri l’uso effettivo del marchio come ad esempio: fatture di vendita, bolle di consegna, foto dei prodotti, cataloghi, pubblicazioni, pubblicità sia on-line sia cartacea, articoli di giornale (anche e non solo le riviste del settore) volantini, partecipazioni a fiere, e chi più ne ha più ne metta!

In molti Paesi, il mancato deposito della dichiarazione d’uso comporta addirittura la cancellazione del marchio!

Vediamo brevissimamente alcuni esempi.

 

Cina

La Legge cinese sui marchi, ad esempio, prevede che se un marchio registrato in Cina non viene utilizzato in maniera effettiva nel territorio cinese entro tre anni dalla sua registrazione, terze parti, presentando domanda all’Ufficio marchi cinese, possono richiederne la cancellazione: quindi usate i vostri marchi registrati in Cina, altrimenti rischiate di perderli.

 

Turchia

Nel caso in cui il marchio non dovesse essere usato per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione lo stesso potrà essere cancellato dal Registro Marchi, su domanda di terzi che eccepiscano il non uso, da presentare al Tribunale nelle sezioni specializzate (ove esistenti).

 

Russia

In caso di mancato uso del marchio per un periodo continuativo di tre anni, a partire dalla data di registrazione, la registrazione decade. Infatti, è prevista una procedura di cancellazione amministrativa di un marchio concesso presso l’Ufficio marchi russo.

 

Brasile

In caso di mancato uso del marchio per cinque anni consecutivi, dalla data di registrazione, la registrazione è passibile di decadenza.

 

Stati Uniti e Canada

In questi Paesi la presentazione di prove d’uso scarse, dovute alla poca commercializzazione del marchio e alle poche vendite, può comportare una riduzione dell’elenco dei prodotti per i quali il marchio stato registrato, limitandone di fatto il possibile uso futuro.

Quindi è bene prestare attenzione!

 

E se scelgo di fare un restyling al mio marchio?

Nella prassi succede spesso che un marchio figurativo (cioè quello costituito dalla combinazione di una pluralità di elementi grafici, di immagine, di logo, ecc..) già depositato abbia subito attività di restyling, ad esempio sia stato rinnovato, svecchiato, per comunicare meglio l’immagine del prodotto o dell’azienda.

In questo caso, all’atto del rinnovo del vostro marchio, non sarà possibile modificare la registrazione iniziale, ma sarà necessario valutare se procedere ad una nuova e diversa registrazione.

La maggior parte degli Uffici Marchi, compreso quello italiano, non effettuano attività di ricerca di anteriorità a meno che non venga espressamente richiesto, per cui può succedere che un soggetto terzo ottenga la registrazione di un marchio simile o addirittura uguale. 

Proprio in questi casi, le cosiddette prove d’uso del vostro marchio (fatture di vendita, bolle di consegna, foto dei prodotti, cataloghi, pubblicazioni, volantini, partecipazioni a fiere del settore, ecc…) la fanno da padrone nelle procedure di opposizione.

 

Mi posso tutelare dal deposito da parte di terzi?

Certo che sì! Lo strumento più adatto per controllare il deposito di domande di registrazione da parte di altri soggetti è il servizio di sorveglianza nelle classi e nei Paesi che sono di interesse messo a disposizione dagli Studi di professionisti specializzati nel settore.

Il servizio di sorveglianza può essere effettuato a livello mondiale, nei Paesi europei, oppure solo nei Paesi di tuo interesse.

All’evidenza di domande di registrazione di un marchio simile o addirittura uguale sarà possibile dare corso alla procedura di opposizione con l’aiuto di patent attorney abilitati e avvezzi all’uso di queste procedure.

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