Opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, la prova dell’uso

Per poter formulare un’opposizione alla registrazione di un marchio poiché troppo simile e genera confusione nel pubblico è necessario che chi si oppone alla registrazione, se richiesto, provi che il suo marchio sia stato oggetto di uso effettivo nei cinque anni precedenti, nel territorio in cui tale diritto è tutelato.
E’ quanto confermato in una recente decisione della Divisione d’Opposizione dell’EUIPO in merito al caso che ha viste contrapposte una famosa azienda nota nel settore dell’abbigliamento (soprattutto intimo, costumi e calzature) e un’altra società produttrice di prodotti facenti parte delle stesse categorie merceologiche.
Innanzitutto, va chiarito che l’EUIPO è l’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale presso il quale è necessario richiedere la domanda di registrazione di un marchio per ottenere tutela sullo stesso all’interno dell’area UE. Lo stesso organismo ha la funzione di decidere sul rigetto, totale o parziale, di una domanda di registrazione di un marchio comunitario. In questo caso, sono contrapposte la parte opponente, ovvero chi presenta l’opposizione perché titolare di un marchio registrato anteriormente, e la parte richiedente, ovvero chi ha presentato domanda di registrazione di un marchio comunitario oggetto di opposizione.
L’opposizione è un atto che deve essere presentato in forma scritta, deve essere motivato, e deve essere presentato entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio che si vuole contestare.
I motivi per proporre un’opposizione sono sostanzialmente quattro:
1. Se il marchio anteriore (ovvero registrato prima rispetto a quello contestato) è identico a quello contestato e utilizzato per la vendita di prodotti e servizi identici (si parla di cosiddetta “doppia identità”)
2. Se il marchio anteriore e quello contestato sono identici o simili e commercializzano prodotti e servizi simili tali da generare confusione tra il pubblico nella percezione dei brand
3. Se il marchio anteriore e quello contestato sono identici o simili e commercializzano prodotti e servizi differenti, ma il marchio anteriore gode di notorietà tale da dare un indebito vantaggio al marchio contestato
4. Se il marchio contestato è identico a un marchio antecedente noto e utilizzato a livello non solamente locale anche se non registrato
Il motivo preso in esame nella decisione citata è il secondo, espressamente previsto nell’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento UE 2017/1001 (RMUE). Il nuovo marchio, è stato stabilito, era simile a quello anteriore e le due aziende commerciano prodotti simili.
Infatti, la normativa sulla quale si basa il diritto europeo sulle proprietà intellettuali è contenuta nel regolamento UE 2017/1001 (RMUE), nel regolamento delegato UE 2018/625 (RDMUE) e nel regolamento esecutivo UE 2018/626 (REMUE) che hanno abrogato e sostituito i precedenti regolamenti CE 207/2009, CE 1995/2868, UE 2017/1430 e UE 2017/1431.
Nel caso specifico, la Divisione d’Opposizione, ai fini della decisione, ha esaminato la richiesta prova dell’uso del marchio anteriore e la effettività del rischio di confusione, basato sul principio di interdipendenza tra il grado di somiglianza dei segni e quello dei prodotti.
Per quanto riguarda la prova dell’uso, l’art. 47, comma 2 del regolamento UE 2017/1001 (RMUE) recita: “Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi”.
La parte richiedente ha avanzato la necessità di tale prova dinanzi alla Divisione d’Opposizione; prova che è stata puntualmente fornita dalla nota azienda titolare del marchio anteriore, anche se non per tutti i prodotti simili commercializzati. Infatti, la Divisione d’Opposizione ha dichiarato il rigetto parziale di registrazione del nuovo marchio, esclusivamente con riferimento alla commercializzazione delle merci provate dalla documentazione presentata.
In merito al rischio di confusione, la Divisione d’Opposizione ha accolto la tesi dell’opponente poiché i due marchi (composti da lettere simili), non avendo un significato letterale e avendo una pronuncia simile, potevano generare certamente confusione tra il pubblico.
Da sottolineare che il rischio di confusione va valutato in base a numerosi fattori “e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati”.
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