La tutela del marchio contro la contraffazione

Il concetto di risorse immateriali riveste sempre più un ruolo importante per le aziende tanto che per intangibile non si intendono semplicemente la totalità dei beni immateriali, ma tutte le risorse il cui valore non è immediatamente quantificabile in termini monetari.

Tra le risorse immateriali trovano ampio spazio le proprietà intellettuali, come i marchi, i brevetti e i diritti in un’era sempre più digitalizzata e globale. E a dimostrarlo è un anche il numero sempre crescente dei contenziosi relativi proprio alle proprietà immateriali.

A detenere i diritti della proprietà intellettuale sono soprattutto le aziende di grandi dimensioni e in un Paese come il nostro, il cui tessuto economico è formato principalmente da PMI, la cultura del “capitale intellettuale” è minore. Di qui, si spiega anche la minor tutela degli asset immateriali. La conoscenza della tutela in quest’ambito, invece, è fondamentale, a partire da uno dei principali simboli distintivi dell’azienda: il marchio.

 

 

 

Cos’è il marchio?

Il marchio è uno dei segni distintivi dell’azienda, il più importante, che evoca il nome dell’azienda stessa o di uno dei suoi prodotti. E’ una forma di comunicazione importante, legata alla parte mnemonica dei consumatori, tra questi ultimi e l’impresa poiché attraverso il segno distintivo vengono trasmessi la provenienza imprenditoriale dei beni o servizi, i valori e la qualità dell’azienda produttrice. Maggiore è la forza evocativa di un marchio e maggiore è la capacità di influenzare il pubblico.

Da un punto di vista tecnico, il marchio può essere preliminarmente classificato come denominativo (ovvero composto da un nome, da una scritta), figurativo (cioè composto da un’immagine) oppure misto (sia denominativo che figurativo). Per conoscere altre classificazione dei marchi, potete leggere l’articolo “Tipologie e tutela del marchio”.

 

 

Marchi registrati e marchi di fatto

Buon norma vorrebbe che un’impresa registri il proprio marchio per avere il diritto di monopolio sul segno distintivo e di vietare, di conseguenza, ad altri soggetti non autorizzati di utilizzarlo (“Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”, art. 2569 c.c.).

Ugualmente, con la registrazione del marchio si ottiene tutela nei confronti dei terzi che creano segni simili, in modo da creare confusione nel consumatore, da applicare a prodotti o beni identici o affini oppure non identici e non affini.

Esistono, però, anche i marchi di fatto, ovvero quei segni distintivi che non sono stati registrati dall’azienda creatrice pur essendo conosciuti dal pubblico. Per loro la tutela è certamente minore anche se, a determinate condizioni, vengono comunque protetti dal nostro ordinamento (“Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”, art. 2571 c.c.).

Quando si intende registrare un marchio, scelta più opportuna, è necessario effettuare una ricerca presso gli uffici di registrazione dei marchi per verificare che non ci sia già un segno distintivo registrato simile a quello che si vuole registrare. Ciò poiché gli uffici competenti non eseguono una ricerca di eventuali e preesistenti marchi simili o confondibili, ma effettuano esclusivamente la registrazione. Nel caso di registrazione di un marchio simile ad uno già registrato si potrebbe rischiare di dover cambiare o modificare il segno distintivo quando è già diventato un simbolo aziendale.

Esorcizzato il pericolo di marchi simili preesistenti si può procedere alla registrazione. In tale fase è importante definire l’ambito territoriale di protezione del marchio: si deve scegliere, dunque, di procedere a livello nazionale, comunitario o internazionale. La scelta dipende dal tipo di business che si vuole avviare e il pericolo di imitazioni all’estero.

Effettuata la scelta si procede con la registrazione agli uffici competenti:

1.    Ufficio UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) per i marchi nazionali;

2.    Ufficio EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) per i marchi europei;

3.    Ufficio WIPO (World Intellectual Property Organization) per i marchi internazionali.

La durata del diritto di utilizzazione di un marchio è potenzialmente illimitata (a differenza dei brevetti e delle altre opere di ingegno) poiché la validità della registrazione dura 10 anni, ma è rinnovabile senza limiti temporali. Bisogna ricordarsi, però, che se non si utilizza il marchio per più di cinque anni, questo può decadere su richiesta di soggetti concorrenti e il titolare perde tutti i diritti sullo stesso.

 

 

Il valore fiscale e commerciale del marchio registrato

Oltre al diritto di monopolio sul marchio registrato e la conseguente tutela nei confronti di marchi simili o contraffatti, la registrazione del marchio permette la valorizzazione dell’asset immateriale da un punto di vista fiscale e commerciale.

Innanzitutto il suo valore viene inserito in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale (attivo dello stato patrimoniale), e così facendo è possibile ammortizzare tutti i costi connessi al marchio.

Da un punto di vista commerciale, il marchio registrato può essere fonte di guadagno attraverso il pagamento di royalties nelle operazioni di “licensing”, ovvero la cessione del diritto di uso su beni e prodotti di altre categorie merceologiche rispetto a quelli originari, con un ampliamento di nuovi progetti di sviluppo (un esempio può essere l’utilizzo del marchio di un prodotto noto sulle magliette).

 

 

La tutela del marchio

Tutelare e proteggere un marchio significa avere la sua esclusiva e metterne a conoscenza il pubblico, i consumatori e le aziende concorrenti.

La tutela giuridica nazionale del marchio è disciplinata:

- nel Codice civile (artt. 2569-2574);

- nel Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005, artt. 7-28).

Ruolo importante amministrativo di tutela è giocato anche dagli uffici competenti per il deposito e la registrazione dei marchi dinanzi ai quali è possibile promuovere l’azione di opposizione (preventiva al deposito di un marchio).

Se il marchio incriminato è già stato depositato oppure non lo è affatto, invece, è possibile ricorrere al giudice ordinario, chiedendo l’emissione di un provvedimento di urgenza e intraprendendo una causa legale. Ma vediamo nello specifico le diverse forme di tutela a partire dalla prima: l’opposizione.

 

 

L’opposizione a un marchio

Il procedimento amministrativo di opposizione è gestito dagli uffici competenti per il deposito e la registrazione dei marchi (UIBM e EUIPO). Una volta fatta richiesta di deposito del marchio, gli uffici provvedono alla sua pubblicazione dopo aver verificato la validità dei requisiti formali (come detto, però, tale verifica non comprende la ricerca su marchi simili preesistenti) in modo da farlo conoscere ai terzi. Grazie alla pubblicazione del nuovo segno distintivo, i terzi vengono a conoscenza della sua esistenza (in questo senso l’ufficio ha anche funzione di pubblicità).

L’eventuale titolare di un marchio preesistente simile a quello di nuova registrazione può opporsi alla sua registrazione entro 3 mesi dalla pubblicazione.
Si avvia così un procedimento amministrativo in cui le parti depositano le rispettive memorie scritte in merito.
Se la richiesta di opposizione viene accettata dall’ufficio competente (che in genere opera in tempi rapidi), la domanda di registrazione del nuovo marchio viene rigettata.

Può accadere, però, che il titolare del marchio preesistente non si accorga della pubblicazione oppure che il nuovo marchio sia utilizzato dalla neo concorrente senza che venga richiesta la sua registrazione (soprattutto quando c’è il dolo del nuovo concorrente). In questi casi, ci si deve rivolgere alla giustizia ordinaria chiedendo un provvedimento di urgenza e intentando un’azione civile.

 

 

Il ricorso al giudice ordinario

Quando si richiede un provvedimento di urgenza e si vuole intentare una causa occorre rivolgersi al “Tribunale delle imprese”, ovvero sezioni specializzate in materia e presenti presso tutti i capoluoghi di regione.

Con il provvedimento di urgenza si vuole ottenere il sequestro della merce in commercio identificata dal simbolo simile o contraffatto e l’intimazione al concorrente di non utilizzare più il marchio incriminato.

Le misure cautelari sono sostanzialmente tre:

1.    La descrizione giudiziale: se il titolare del marchio preesistente non è riuscito a recuperare informazioni, documenti o prove sul marchio incriminato oppure se ci sia il pericolo che il “contraffattore” lo alteri o lo distrugga, è possibile chiedere al tribunale una descrizione dello stesso;

2.    Il sequestro: tale misura cautelare consiste nel requisire i prodotti con marchio “contraffatto” presenti sul mercato e nel depositarli presso un custode nominato dal giudice;

3.    L’inibitoria: con tale misura cautelare il giudice intima al “contraffattore” di non utilizzare più il marchio incriminato e di non produrre o commercializzare i prodotti “contraffatti”.

A tali misure cautelari segue la causa civile, nella quale il titolare del marchio può richiedere il risarcimento dei danni. La quantificazione del danno può avvenire:

1.    Comparando il danno all’utile conseguito dal “contraffattore” con la vendita dei prodotti incriminati;

2.    Impiegando il parametro della cosiddetta “royalty virtuale”, ovvero commisurando il danno al valore che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per un utilizzo lecito del marchio.

Oltre alla causa civile può avviarsi una causa penale se vi sono i presupposti per una contraffazione avvenuta con dolo da parte del contraffattore.  In questo caso il danneggiato ha diritto anche alla tutela penale ex art. 473 e ss. c.p. e richiedere il risarcimento dei danni costituendosi come parte civile.

Infine, va ricordato che recentemente, in tema di marchi contraffatti, sono entrate in vigore due misure per tutelare il made in Italy: quella sul “marchio storico” e quella sull’ “Italian sounding” (che prevede la copertura del 50% delle spese legali sostenute dal danneggiato per tutelare legalmente i propri marchi e prodotti).

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